Эпоха мошенничества патентных троллей

Очень часто изобретательские задачи путают с задачами техническими, инженерными или конструкторскими.

Построить обычный дом, имея готовые чертежи и расчёты – это техническая задача. Рассчитать обычный мост, пользуясь готовыми формулами – задача инженерная. Спроектировать удобный и дешёвый автобус, найти компромисс между «удобно» и «дёшево» - задача конструктора.

При решении этих задач не приходится преодолевать противоречия, что их и отличает от изобретательства. Строго говоря, решения также и задач первого уровня ( без противоречий) – это не изобретательство, а конструирование. Увы, юридическое толкование термина «изобретательство» не совпадает с пониманием техническим, творческим и простые конструкторские решения не будут считаться изобретениями. ( Генрих Альтшуллер. ТРИЗ).

Если человек талантлив и творческий, то для него не составит труда прокормить себя и свою семью и обеспечить всем необходимым. Он никогда не будет посягать на чужое добро и сможет самостоятельно добиться успеха. Также есть люди, в которых изобретательский талант отсутствует. Но, не смотря на это, они хотят казаться интеллектуально развитыми и ищут пути получения прибыли от этого. В наше время даже созданы компании (некоторые из них даже успешные), специализирующиеся на регистрации чужих патентов и получении прибыли от своих действий.

В том случае, если патент зарегистрирован, подкопаться к нему и получить от этого прибыль невозможно. И желающим заработать на чужих интеллектуальных достижениях приходится ждать своего часа. Как только патент прекращает охраняться законом – они готовы к этому. Существующий патент немного изменяется, модернизируется и регистрируется. В итоге получается, что самому же разработчику приходится приобретать собственное интеллектуальное достижение у мошенников.

Иногда патенты захватываются и другим способом. Выявляются наиболее уязвимые, прибыльные и вытесняются из рынка. Регистрируется патент на аналогичное интеллектуальное достояние. Пусть даже его предварительная регистрация проходит успешно и не возникает вопросов относительно сходства с ранее зарегистрированным. После этого возникают спорные вопросы, которые чреваты аннулированием ранее зарегистрированных патентов. Все зависит от того, как настроен и подготовлен конкурент в данной области.

Один такой явный случай произошел между украинской и японской компаниями, специализирующимися на производстве протекторов для авторезины. Рынок Украины считается лакомым кусочком. Украинский НИИ вовремя получил патент на протектор крупногабаритных шин, и не давал возможности внедриться в этом направлении другим производителям. Японцы решили действовать по вышеупомянутому методу – обратились в суд. Так как японская фирма тщательно подготовилась к данному процессу и пригласила для его проведения опытных патентных поверенных, ранее зарегистрированный патент украинского производителя был аннулирован. Истец смог доказать то, что свидетельство было выдано на промышленный образец, с ранее известными в мире признаками, которые преданы огласке до того, как прошла регистрация. Патенты имеют уязвимые места, а патентное законодательство лазейки, воспользовавшись которыми мошенники получают значительную прибыль от использования чужого интеллектуального достояния. Во избежание таких случаев важно правильно подготавливаться и проводить регистрацию разработок в соответствии со всеми существующими нормами и правилами. Лучше всего обращаться к специалистам, которые хорошо ориентируются в проведении данного процесса.

Украина: патенты на зубочистки

Антон Куц, адвокат АО «Юскутум»

Как вы думаете, кто придумал планшетный компьютер? Нет, это не AppleInc. и не Samsung Electronics, и даже не студенты Иллинойского университета. Планшетный компьютер придумал житель Львова и зарезервировал свое ноу-хау в 2013 году.

Он получил четыре патента на устройства, в том числе очень похожие на IPad. Напомню, что данное устройство Apple было представлено широкой публике на презентации в Сан-Франциско Стивом Джобсом 27 января 2010 года, а старт продаж произошёл в Нью-Йорке 3 апреля 2010 года.

Напрашивается вопрос, каким образом у львовского «изобретателя» получилось зарегистрировать и получить патент на объект, который уже как минимум 3 года известен в мире, и внешний вид которого стал едва ли не предметом культа?

Ответ чрезвычайно прост - законодательство Украины предусматривает регистрацию промышленных образцов по формальной экспертизе. А это значит, что проверяется не объект, который регистрируется, а только правильность заполнения поданного заявления. Сегодня патент на промышленный образец - это не документ о результате интеллектуального туда, а справка о правильном заполнении регистрационных форм. Поэтому предприимчивые лица уже успели «придумать» и зарегистрировать на себя такие известные вещи, как, вешалка, зубочистка, зажигалка, шуруп, респиратор, стеклянный изолятор и даже хлеб. В мире таких лиц называют «патентными троллями».

Патентные тролли регистрируют на себя общеизвестные товары, крадут и переделывают уже существующие патенты, или возможные результаты будущих разработок. Полученные патенты используются для получения денег с производителей/импортёров/экспортёров или с целью заблокировать рынок таких товаров.

Тролль никогда не идет напрямую со своим патентом к импортеру. Никакое судебное разбирательство не способно защитить такой патент. На помощь здесь приходит украинская таможня. Тролль обращается с заявлением в таможню с просьбой внести его «патент» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Таможня обязана проверять все товары, проходящие таможенное оформление и выявлять нарушения прав интеллектуальной собственности. После выявления такого товара, процедура оформления останавливается, а информацию о нарушении сообщают троллю.

Ничего не подозревающий импортер/экспортёр получает информацию с таможни о том, что он уже нарушил чужую интеллектуальную собственность, и его товар остановлен до выяснения. Это и есть звездный час тролля. В этот момент он приходит к импортеру со скромным запросом: выкупить патент за символические пару тысяч долларов или, например, заплатить по 500 гривен с контейнера, что опять же составляет не более нескольких тысяч долларов. Упор сделан на то, что «аппетит» тролля явно меньше затрат на юридическое разбирательство.

Есть два очевидных выхода из сложившейся ситуации: платить троллю за использование его «интеллектуальной собственности» или потерять всю партию товара, который будет конфискован государством, как контрафактный, а директор (иное лицо, уполномоченное на работу с таможней) получит штраф. Защитит ли себя бизнес самостоятельно? Это большой вопрос. Законодательные изменения в процедуре получения патентов сегодня актуальны как никогда, также как и необходимость предварительной публикации информации о заявках на промышленные образцы.

А пока каждый день реестр промышленных образцов пополняется «новинками» от украинских троллей. С такими темпами скоро не останется товаров, которые не «зарегистрированы» троллями. Больше всего необходимо задуматься над данной ситуацией импортерам авто, так как количество патентов на детали к автомобилям уже превышает несколько сотен. Также вернулись в «моду» упаковки для лекарств. Но это только «цветочки». Не исключено, что в Украине начнут появляться компании, основной деятельностью которых будет патентный троллинг. И тогда под угрозой шантажа окажутся целые отрасли экономики.

США: требуют 1000 долларов за каждого пользователя сканеров

В начале этого года владельцы небольших компаний в Атланте и Виргинии начали получать письма странного содержания. В документе на пяти страницах — описание патентов на цифровой документооборот в локальной сети и предложение оформить бессрочную лицензию на использование патентов из расчёта 1000 долларов на каждого сотрудника.

В письме ясно объясняется, что если у вас есть сканер, который подключен к сети и отправляет PDF по электронной почте — вы нарушаете патенты США 6,185,590, 6,771,381, 7,477,410 и 7,986,426, первый из них датирован 1997 годом. Естественно, ценность этих патентов на общеупотребительные технологии и методы документооборота близка к нулю. Но это не играет особой роли, потому что в случае судебного иска расходы будут гораздо выше. Большинство юристов скажет вам, что в такой ситуации лучше не рисковать и вступить в переговоры с патентовладельцем, чтобы уменьшить сумму отчислений, а потом заплатить. Так и делают многие компании.

Некоторые эксперты сравнивают такой бизнес с организованной преступностью, рэкетом и вымогательством. Но за этим «вымогательством» стоят юристы, так что всё делается исключительно в рамках закона.

Это очередной пример, что патентные тролли в последнее время начали работать не только с крупными корпорациями, но и с конечными пользователями, пишет издание Ars Technica. Ранее уже были аналогичные патентные иски против владельцев хотспотов WiFi и корпоративных пользователей протокола SSL. Если охватить достаточный процент конечных пользователей, то владелец патента может получить даже бoльшую прибыль, чем от иска против корпораций. Тем более, что у крупных корпораций есть штатные юристы, и здесь патентовладелец может остаться ни с чем. Гораздо проще нападать на малый бизнес.

Грамотно оформленные письма объясняют принцип действия патента и описывают ответственность, которую несёт пользователь за нарушение. Если он откажется платить за лицензию, то ему грозит судебный иск, штраф и трёхкратное увеличение лицензионных отчислений за «умышленную попытку уклониться от оплаты»

Нашлась только одна компания, которая решилась вместо 200 тыс. лицензионного сбора пойти на миллионные убытки — но зато поставить патентного тролля на место. Это компания BlueWave Computing, которая по итогам судебного разбирательства опубликовала победный пресс-релиз в августе 2012-го.

К сожалению, то поражение в суде не остановило компанию Project Paperless LLC и их партнёров из юридической фирмы Hill, Kertscher and Wharton. Хотя, появление в онлайне изобличающего сайта Stop Project Paperless вынудило их сменить тактику.

Они передали патенты на имя некоего холдинга, для которого учредили ряд дочерних фирм, и теперь возобновили рассылку писем аналогичного содержания. Одно из таких писем приведено ниже.

Письма рассылаются от компаний AccNum, AllLed, AdzPro, CalNeb, ChaPac, FanPar, FasLan, FulNer, GosNel и HunLos. Возможно, есть и другие компании. Все они рассылают письма одинакового содержания, где изменяется только сумма отчислений от $900 до $1200 на каждого сотрудника.

У получателя таких требований есть несколько вариантов. Они могут игнорировать письмо, согласиться на требования или оспорить их в суде.

В сентябре 2012 года юридическая школа университета Санта-Клары опубликовала исследование «Стартапы и патентные тролли» (pdf), которое содержит интересный вывод: дешевле всего для компаний — игнорировать подобные письма. На самом деле, правообладатель редко подаёт в суд, а предпочитает дальше собирать деньги лёгким способом. Проведённое исследование показало, что требования патентных троллей игнорируют 22% стартапов, в этом случае средние расходы компаний составляют $3 тыс. Около 35% компаний пытаются активно противодействовать троллям, судебные издержки составляют в среднем $857 тыс. Если же сразу пойти на переговоры и заключить сделку, то средние расходы компании составляют $340 тыс.

Ну, американцы врождённые сутяги и за цент прибыли порвут горло кому угодно. Суровое рыночное воспитание. Когда астронавты США впервые вышли в космос, то NASA сразу заполучила долгоиграющие судебные тяжбы: некий потомок прадеда запатентовавшего телефон для связи с покойником в могиле в начале 20 века, потребовал свои права так как это применяется в фале для связи при выходе в космос.

Патентные тролли присваивают чужие изобретения, используя... патентное право

Стася ЛЕВИЦКАЯ

Патент на промышленный образец выдается под ответственность заявителя, без проведения квалифицированной экспертизы на патентную новизну. Этот пробел в законодательстве и стал основой для всякого рода злоупотреблений

Слово «тролль», что значит — уродливое и очень вредное создание, вышло из скандинавской мифологии и прочно закрепилось в нашей современной речи. Например, «бойцов информационного фронта» вражеской страны, которые зарабатывают, распространяя в интернет-пространстве лживую информацию и жуткие слухи, оскорбляя чувства других комментаторов, мы называем кремлевскими троллями. Недавно узнала и о новом значении этого уже распространенного понятия: оказывается, есть еще одна порода — патентные тролли. Это сообразительные люди или организации, которые присваивают себе чужие изобретения или регистрируют в качестве товарных знаков общеупотребительные понятия, чтобы потом наживаться, используя патентное право.

Вопрос патентного троллинга возник не сегодня, это довольно давняя проблема, от которой уже пострадали многие предприятия по всему миру, и в Украине тоже. Возможно, в Украине эта проблема стоит острее, потому что наглости отечественных патентных троллей нет предела, а законодательство об интеллектуальной собственности никоим образом не способно защитить потенциальных жертв патентного троллинга.

Только в Украине кому-то в голову пришла «гениальная» идея зарегистрировать на себя товарный знак «Санбюллетень», а потом требовать роялти с тех организаций и фармпроизводителей, которые на досках с одноименным названием (во всех поликлиниках страны!) вывешивают информационные листовки.

Еще один «изобретатель», некий г-н Завийский, зарегистрировал в 2012 году с помощью львовского патентного поверенного Виталия Голева промышленный образец обычных деревянных плечиков для одежды. И запретил датской компании JYSK ввозить это «изобретение» в Украину. Кстати, тот же господин Завийский «изобрел» и пробки для винных бутылок.

Законодательство Украины об интеллектуальной собственности позволяет физическому или юридическому лицу — отечественному изобретателю или производителю защитить право на интеллектуальную собственность, зарегистрировав свое изобретение или промышленный образец, получив на это патент и подав на таможню соответствующие документы. Таможня в свою очередь задерживает аналогичные товары из-за границы, пропуская их на территорию Украины только с разрешения правообладателя, то есть патентодержателя.

Проблема в том, что патент на промышленный образец выдается под ответственность заявителя, без проведения квалифицированной экспертизы на патентную новизну. Этот пробел в законодательстве и стал основой для всякого рода злоупотреблений со стороны недобросовестных людей.

Кажется, что патентный троллинг — судьба никому не известных аферистов-одиночек и мелких фирмочек. Но бывает, что им не брезгуют и солидные компании.

В 2011 году в Украине нашелся ловкач, «изобретший» стеклянный флакончик для лекарств и резиновую пробку, которой эта бутылочка закупоривается. Думаете, эта бутылка и пробка какие-то новые и передовые?

Обычные, банальные, именно такие, в которых мы еще с 60–70 годов прошлого столетия привыкли видеть зеленку или инъекционные антибиотики! Абсурд? Да. Но промышленные образцы этих стандартных изделий были зарегистрированы на Михаила Махинова, директора ООО «Юник Фарма», расположенного в г. Новоград-Волынский, Житомирской области. Регистрацию осуществил патентный поверенный Леонид Черепов из киевского агентства патентных поверенных «Веполь».

С тех пор, с марта 2011 года, ни один производитель лекарств не может свободно ввозить в Украину подобные товары — не позволяет патентная защита. Партии товара тормозит таможня, потому что эти изделия есть в таможенном реестре объектов прав интеллектуальной собственности. Чтобы иметь возможность работать, представители фармкомпаний должны ехать на поклон к Михаилу Махинову в Новоград-Волынский.

Собственник патента должен милостиво разрешить им завести очередной груз, являющийся жизненно необходимым как для самих компаний-производителей, так и для потребителей их товаров. Эти слова — не дань красноречию, именно в такие флаконы фасуются стерильные антибиотики, которые ежедневно спасают тысячи жизней.

«Юник Фарма», которой руководит владелец патента, — достаточно известная в кругу фармпроизводителей компания, которая много лет поставляла на украинский рынок зарубежные лекарства и медицинскую продукцию, в частности те же бутылочки, пробки и алюминиевые колпачки. Потребность в такой продукции огромна — крупная фармкомпания ежемесячно использует миллионы таких флаконов (а, соответственно, и пробок, и колпачков). Когда-то производителей вполне устраивало такое сотрудничество. Но как-то дилер («Юник Фарма») не смог вовремя рассчитаться с итальянским производителем Bormioli Rocco, и их сотрудничество прекратилось.

Один из клиентов «Юник Фарма», Борщаговский химико-фармацевтический завод (г. Киев), попытался использовать для фасовки стерильных антибиотиков отечественные бутылочки, такие же, в которые до этого разливал зеленку, но обнаружил, что отечественные бутылочки для этого не годятся. На украинских стекольных заводах довольно устаревшее оборудование, не позволяющее обеспечить каждому флакону идеальную форму горлышка. Из-за этих микронедостатков почти четверть бутылочек на линии стерильной фасовки раздавливается при автоматическом закупоривании и натягивании алюминиевого колпачка. Каждый такой случай приводит к полной остановке линии, уборке и повторной стерилизации помещения. То есть линия больше времени стоит, чем работает.

Поэтому БХФЗ, страдающий из-за отсутствия необходимых для производства импортных товаров, в конце - концов самостоятельно вышел на европейских поставщиков. Но первая же партия груза из Австрии застряла на таможне. Оказалось, что этот товар нельзя ввозить в Украину без разрешения владельца патента, то есть Михаила Махинова, который предусмотрительно оформил на себя промышленные образцы чужой продукции.

«На сегодняшний день компания Махинова нам эти разрешения дает. Причем, замечу, бесплатно. Компании «Юник Фарма» с нами ссориться смысла нет, ведь мы сотрудничаем по многим другим позициям, мы — выгодный клиент, которого они не хотят терять. Но каждый раз, когда товар поступает на таможенную границу, нам нужно ехать в Новоград-Волынский, это более 200 км от Киева, и как бы мы ни старались успеть поскорее взять это разрешение, все равно происходит остановка процесса производства. Вопрос даже не в затратах, просто сам факт, что мы вообще должны у кого-то спрашивать какое-то разрешение, является вопиющим. Они не изобретатели, не производители. Если бы наш Киевский завод резиновых изделий, который аналогичные пробки производит уже много лет, взял такой патент, мы бы и слова не сказали, это действительно был бы шаг к защите отечественного товаропроизводителя. Кстати, это очень мощное и загруженное предприятие, что является редкостью в наше время. Так вот, настоящий отечественный производитель «Киевгума» никогда не запрещал нам ввозить польские или словенские резиновые пробки. А брать разрешение у патентного тролля? С какой такой стати? Какая от этого польза государству?» — возмущается член наблюдательного совета и коммерческий директор Борщаговского химико-фармацевтического завода Евгений Сова.

А если, скажем, БХФЗ вдруг решит прекратить тесное и давнее сотрудничество с «Юник Фармой»? Скорее всего, бывший партнер перестанет давать разрешение на поставки, таким образом перекрыв производителю кислород. Поэтому для БХФЗ и других производителей, попавшихся на крючок, «Юник Фарма» — это практически компания-монополист, которая диктует партнерам свои, не всегда выгодные обеим сторонам условия.

Евгений Сова говорит, что, если дойдет до запрета ввоза необходимых заводу товаров, предприятие будет судиться с так называемым владельцем патента. И, конечно же, выиграет этот процесс. Но сколько он может тянуться? В лучшем случае, полгода. И все это время завод будет стоять, а больные смертельно опасными инфекциями не будут получать необходимых антибиотиков! Это недопустимо и в мирное время, а во время войны и подавно.

Чтобы уберечься от подобных действий патентных троллей, некоторые украинские фармпроизводители сами были вынуждены поступить как они: компания «Юрия-Фарм» зарегистрировала на себя промышленные образцы больших флаконов для стерильных медицинских растворов, которые ввозит из-за границы, а БХФЗ недавно зарегистрировал маленькие бутылочки. К сожалению, для производителей пока не существует другой, честной и легальной, возможности обойти капканы.

То, что патентный тролль может ограничивать поставки в Украину зарубежной продукции, — это лишь одна сторона медали. Вторая — он вполне легально получает у таможни сведения — кто, когда, сколько и по какой цене завез в Украину аналогичной продукции. То есть ему на блюдечке с голубой каемочкой преподносят информацию, которая представляет коммерческую тайну предприятий. И это позволяет ему всячески манипулировать на рынке, например, демпинговать.

Стоит ли говорить, что от патентных троллей страдают и сами производители запатентованной троллями продукции, например, тот же итальянский производитель Bormioli Rocco, который с 2011 года не может продавать в Украине свою продукцию без разрешения владельца патента на его изделия.

Адвокат Валерий Ситцевой, много лет преподававший патентное право, говорит: «Обычно производители, которые начали изготавливать что-то новое, в течение полугода с момента начала производства должны зарегистрировать патент на промышленный образец. Потому что патентная новизна продукта сохраняется лишь в течение полугодового срока. Если этого не произошло в указанный срок, патентная новизна теряется. Всего полгода! А стеклянные флакончики и резиновые пробки известны уже не один десяток лет, по крайней мере те, которые зарегистрированы Махиновым, изготавливались еще в 60–70-х годах. Более того, «Юник Фарма» не является их производителем. Конечно, такой патент можно отменить, но только через суд».

Международный производитель резиновых изделий медицинского назначения «Вест Фармасьютикалс Сервис», который поставляет свою продукцию — резиновые пробки — многим фармкомпаниям в Украине, столкнувшись с препятствиями на таможне, начал судиться с «Юник Фармой», обратившись в Хозяйственный суд г. Киева. Судебный процесс длился около года. В судебных заседаниях представители компании-производителя продемонстрировали, помимо прочих документов, каталоги своей продукции, изданные задолго до «изобретения» пробки Махиновым. Были также представлены старые каталоги других мировых компаний. Изображение пробок точно совпадало с изображением этих же предметов из патента на спорный промышленный образец. Так о какой такой патентной чистоте или всемирной новизне могла идти речь?

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 23 июля 2013 года Патент Украины №21644 на промышленный образец «Пробка резиновая для закупорки флаконов с лекарственными средствами» признан недействительным. Суд также обязал Государственную службу интеллектуальной собственности внести сведения о признании недействительным Патента Украины №21644 на промышленный образец «Пробка резиновая для закупорки флаконов с лекарственными средствами» в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы и опубликовать сведения об этом в официальном бюллетене «Промышленная собственность». Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

Часто регистрируют на себя чужие торговые марки, немного изменив название, но вовсе не для того, чтобы что-то там производить подобное оригиналу и вводить потребителя в заблуждение. После регистрации «усовершенствованного» названия они предлагают производителю его купить. Или перепродают конкуренту.

Совсем недавно одна харьковская фирма с названием, похожим на название известной фармацевтической группы, которая сама не является производителем, подала заявки на регистрацию от своего имени почти 30 (!) названий лекарств, которые производит БХФЗ, немного изменив первоначальное название, добавив к нему «плюс» или «форте» или «здоровье». Разница между этими торговыми марками потребителю незаметна.

Удивительно, зачем компания, которая сама не производит подобные лекарства, стремится присвоить столь огромное количество названий, причем таким странным образом совпадающих с названиями наиболее распространенных товарных знаков известного украинского фармпроизводителя? Для чего это делается, остается только догадываться. Возможно, ходовые названия затем хотели кому-то перепродать. Но некоторые юристы уверены, что такое действие может быть первым шагом к рейдерскому захвату предприятия. С подобными попытками — забрать предприятие, вменив ему использование зарегистрированной конкурентом торговой марки, — БХФЗ, к сожалению, уже сталкивался.

«В Украине достаточно просто зарегистрировать патент на промышленный образец, внести изделие в таможенную базу и таким образом заблокировать работу конкурента, создав искусственные таможенные барьеры и так далее. С точки зрения действующего законодательства, они ничего не нарушают. Но это не что иное, как недобросовестное использование своего права. Поэтому происходят ситуации, подобные нашей, когда одна компания пытается контролировать другую, буквально держит ее за горло. Сейчас свое нарушенное право мы можем восстановить через суд. Но пока мы не получим решения суда в нашу пользу, мы будем сталкиваться с препятствиями на таможне.

Как с этим бороться? Я считаю, делать это нужно на государственном уровне, путем внесения изменений в законодательство. Надо кардинально менять саму процедуру признания права человека на тот или иной объект интеллектуальной собственности.

Возможно, надо делать экспертизу промышленных образцов и полезных моделей по существу, потому что такая экспертиза пока не проводится. Возможно, нужно ограничить внесение в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности только теми объектами, в отношении которых была проведена полноценная патентная экспертиза. Наверное, было бы уместно, пока продолжается спор, приостанавливать решение о включении спорных объектов в таможенный реестр», — рассуждает Олег Голобородько, заместитель генерального директора по инвестиционно-юридическим вопросам БХФЗ.